Semanalmente, son solicitadas cientos de marcas ante la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC). Sin embargo, un gran porcentaje de estas solicitudes no finalizan en concesión: las cifras oficiales de la SIC demuestran que existe una diferencia importante entre el número de marcas solicitadas y el número de marcas concedidas cada año.

Basta con referirse a algunas cifras de marcas y lemas comerciales solicitados y concedidos a solicitantes nacionales y extranjeros en nuestro país durante los últimos 3 años, incluyendo las solicitudes que ingresaron vía Protocolo de Madrid: 

En el 2021 fueron solicitados 54.491 signos y fueron concedidos 38.305, esto es un 70% respecto al número de solicitudes; en el año 2022 fueron solicitados 74.122 y concedidos 43.202, es decir, apenas un 58% con respecto al número de solicitudes radicadas; y en el 2023 fueron radicadas 53.161 solicitudes de registro y concedidas 35.679, lo que corresponde a un 67% de las solicitud (ver enlace aquí).

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Durante el proceso de registro de una marca o lema comercial pueden presentarse diferentes vicisitudes que pueden llevar a la declaratoria de abandono de la solicitud o a su negación. Por esta razón, el proceso de creación de la marca, aquel signo que identificará el producto o servicio en el mercado, es tan importante y complejo, pues el empresario debe tener en cuenta múltiples aspectos. 

Especialmente, debe tener en cuenta la Decisión 486 de 2000. Esta es la norma andina que regula los temas de propiedad industrial en los países de la Comunidad Andina, de la que hace parte Colombia. En esta norma se establecen 2 tipos de causales de irregistrabilidad de una marca: las causales absolutas (art. 135) y las relativas (art. 136).

Causales absolutas de irregistrabilidad de una marca

Dentro de las causales absolutas se encuentran: la carencia de distintividad (aquella capacidad intrínseca que debe tener el signo para distinguir un bien o un servicio de otros); que la marca consista exclusivamente en: la forma usual del producto o su envase, formas que den una ventaja funcional al producto o servicio, un signo descriptivo, un signo genérico, la designación común del producto o servicio; un color aisladamente considerado; sea engañosa; reproduzca denominaciones de origen protegidas; reproduzca o imite los escudos de armas, banderas, emblemas de los Estados; reproduzca siglas o denominaciones de cualquier organización internacional; reproduzca la denominación de una variedad vegetal protegida; sea contraria a la ley, la moral, el orden público o las buenas costumbres.

Algunas de las causales absolutas pueden ser superadas si la marca ha sido usada de forma constante en el país y, gracias a dicho uso, el signo ha adquirido aptitud distintiva respecto de los productos o servicios que identifica. A esta figura se le conoce como distintividad adquirida o secondary meaning (segundo significado).

Si bien a través de la distintividad adquirida no es posible superar todas las cuales absolutas de irregistrabilidad, sí podrá ser una opción cuando la marca es carente de distintividad, descriptiva, genérica, consista exclusivamente en una designación común o usual o en un color aisladamente considerado. 

En este caso, se debe contar con las pruebas para demostrar que la marca ha sido utilizada de manera constante hasta el punto de que los consumidores reconocen su origen empresarial.

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Causales relativas de irregistrabilidad de una marca

Dentro de las causales relativas (aquellas que buscan la protección de derechos de terceros) se encuentran: la similitud con marcas o lemas comerciales registrados o solicitados previamente para productos o servicios conexos (incluidos signos previos en otro país miembro de la CAN, siempre que se cumpla con algunas condiciones); similitud con un nombre comercial o enseña comercial protegida (para este caso el titular del derecho previo deberá probar el uso del nombre o enseña comercial);  afecte la identidad o prestigio de una persona natural o jurídica; infrinja derechos de autor; consista en nombre de comunidades indígenas o las denominaciones usadas para distinguir sus productos; reproduzcan o imiten un signo notorio. 

En el proceso de creación de marca deberá considerarse en principio que cumpla con los requisitos de distintividad intrínseca (no se encuentre incurso en causales de irregistrabilidad absoluta) y posteriormente que no afecte derechos de terceros, pues estos dos aspectos serán considerados por la SIC en el examen de fondo de la solicitud. 

Debido a los tiempos del proceso de registro (entre 6 y 10 meses), es recomendable realizar la labor de creación y solicitud de registro antes de que se inicie el uso del signo en el mercado, contando con un tiempo prudencial, pues siempre existe la posibilidad de que terceros presenten oposición por considerar que sus derechos se ven afectados por la solicitud o la SIC en el examen de oficio podría encontrar que la solicitud se encuentra incursa en alguna causal de irregistrabilidad.