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miércoles, 17 de julio de 2024
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Acuerdos de coexistencia entre marcas

Zuleima Vega Mendoza, Muñoz Abogados, Columnistas, Más Colombia,

Zuleima Vega Mendoza

Abogada de la Universidad Católica de Colombia, actualmente se desempeña como Coordinadora del departamento de consumo y competencia en Muñoz Abogados.

Los acuerdos de coexistencia son contratos generados con la finalidad de lograr la convivencia de dos marcas similares o iguales en el mercado. Usualmente, estos acuerdos son usados como prueba dentro de un proceso de oposición o en la apelación de una decisión de negación de oficio en el proceso de registro de una marca. 

Los acuerdos de coexistencia están contemplados en la decisión 486 de 2000 en su artículo 159:


“Artículo 159.- Cuando en la Subregión existan registros sobre una marca idéntica o similar a nombre de titulares diferentes, para distinguir los mismos productos o servicios, se prohíbe la comercialización de las mercancías o servicios identificados con esa marca en el territorio del respectivo País Miembro, salvo que los titulares de dichas marcas suscriban acuerdos que permitan dicha comercialización (…)”.

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Sin embargo, y como es posible evidenciarlo, en la citada norma se hace referencia a la “subregión”, es decir, parte de la base de dos presupuestos: el primero, que sea una marca igual o similar, y el segundo que se trate de países distintos, miembros de la Comunidad Andina de Naciones, lo cual nos genera la inquietud sobre qué sucede cuando esta situación se presenta en el mismo país. 

La SIC no necesariamente debe aceptar los acuerdos de coexistencia

Al respecto, es preciso aclarar que, en Colombia, la entidad encargada de resolver los registros de marca y los posibles conflictos que se generen entre estas es la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC).

Si bien Colombia forma parte de la Comunidad Andina, ello no implica que los acuerdos de coexistencia deban ser forzosamente aceptados por la Superintendencia de Industria y Comercio. Es importante tener presente que la SIC, además de ser la entidad nacional competente para otorgar derechos en propiedad industrial, es la entidad encargada de velar por los derechos de los consumidores. 

Por ende, todas sus decisiones no van solo encaminadas a garantizar los derechos de los titulares de las marcas sino también a garantizar los de los consumidores, más si se tiene en cuenta que el objeto último de los signos distintivos es proveer a los consumidores mecanismos para diferenciar los productos y/o servicios que desean adquirir, así como el origen empresarial de los mismos.  


Sobre el particular, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en el Proceso N° 37-IP-2013, señaló que los “Acuerdos de Coexistencia Marcaria son instrumentos de que se valen los empresarios que compiten en el mercado para determinar que ciertas marcas idénticas o semejantes entre sí puedan cumplir su función sin dar lugar a conflictos de intereses entre sus titulares. 

Tales acuerdos, sin embargo, aunque resuelven el conflicto entre los particulares titulares de los signos, deben, para que tengan eficacia y aceptación por parte de las oficinas nacionales competentes, dejar a salvo el interés general de los consumidores, respecto de los cuales deberán eliminar el riesgo de confusión derivado de la identidad o semejanza”.

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Como bien lo indica el Tribunal, debe primar el interés general de los consumidores. Por tanto, a la hora de decidir, la SIC debe analizar acuciosamente si con el acuerdo suscrito se elimina cualquier riesgo de confusión que pueda inducir a error al consumidor. 

Al respecto también ha indicado el Tribunal que “la suscripción de acuerdos privados no constituye un presupuesto automático para que se admita la coexistencia marcaria, puesto que la autoridad administrativa o judicial deberá en todo momento salvaguardar el interés general evitando que el consumidor se vea inducido a error. (Proceso 50-IP-2001. Interpretación Prejudicial de 31 de octubre de 2001, publicada en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 739, de 04 de diciembre de 2001)”.

Lo anterior implica que, si pese a que las partes circunscriban un acuerdo de coexistencia entre dos marcas los convenios entre estas no logran erradicar el riesgo de confusión o asociación, la SIC, en el caso colombiano, podrá negar el registro de la marca, estando obligada a expedir un acto administrativo debidamente motivado en el que indique las razones por las cuales no se elimina el riesgo de confusión y/o asociación mediante dicho acuerdo. 

Es por ello que la recomendación general previo a la presentación de la solicitud de una marca, es la de llevar a cabo una búsqueda de antecedentes marcarios, lo cual nos ayudará a mitigar el riesgo de solicitar una marca idéntica o similarmente confundible con otra previamente registrada y/o solicitada que pueda generar un obstáculo para la obtención del registro. 

En estos casos, es importante tener presente que, así tengamos un acuerdo de coexistencia con el titular de la marca fundamento de la negación, la SIC —como entidad autónoma en la toma de las decisiones sobre los asuntos a esta encomendados y garante de los derechos tanto de los titulares de marcas como de los consumidores— no está obligada a aceptar los acuerdos de coexistencia suscrito entre las partes, debiendo en su sana crítica analizar y determinar en qué casos conjuran el riesgo de confusión del público consumidor.