Si usted está leyendo este artículo en la comodidad de su casa, es altamente probable que lo esté haciendo desde el confort de unas denominadas “chanclas”, seguramente algún modelo que se le parezca a las famosas “CROCS”. 

Pero ¿sabía usted que estos particulares zapatos también son una marca tridimensional registrada? y, además, ¿sabía que existe una batalla legal sobre ella?

Pues existe y se trata del litigio entre la multinacional estadounidense CROCS INC. (que no está radicada en Colombia) y la empresa nacional caleña EVACOL S.A.S. (que genera 300 empleos directos y cerca de 1000 indirectos, cuya planta de producción está ubicada en Arroyohondo, Valle del Cauca), la cual ha girado alrededor del conocido modelo de zapatos y la protección de su propiedad intelectual, que tras ocho años de espera finalmente resolvió el Tribunal Superior de Bogotá.

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EVACOL vs. CROCS

El caso es el siguiente: desde el año 2010, EVACOL trabajó en un modelo de zapatos tipo zueco sobre el que intentó obtener un registro de diseño industrial que le fue negado en el año 2012 por la Superintendencia de Industria y Comercio (en adelante SIC), quien adujo falta de novedad. 

Sin embargo, a pesar de la negación del registro de diseño, la empresa nacional desde 2012 inició la fabricación y comercialización de esa referencia de zuecos en el país, donde obtuvo un amplio reconocimiento.

Posteriormente, para el año 2016 la multinacional CROCS obtuvo por parte de la SIC el registro sobre una marca tridimensional relativa a ese mismo modelo de zapatos caracterizado por su forma de zueco y sus agujeros en la parte delantera (muy similar al que había intentado registrar EVACOL como diseño industrial). 

De este modo, tan pronto CROCS obtuvo el registro de su marca requirió a la empresa caleña que cesara la fabricación y venta de este modelo porque ya tenía un derecho que le otorgaba exclusividad, pero EVACOL se negó.

En consecuencia, CROCS inició una acción judicial por infracción a la propiedad industrial, aduciendo que la empresa caleña estaba infringiendo los derechos de su marca tridimensional al fabricar y comercializar el calzado con la referencia “zueco 084, 078 y 078-07”, cuyo aspecto es considerablemente similar al de su marca registrada.

En esta oportunidad la SIC evaluó el caso y concluyó que efectivamente EVACOL infringía los derechos de propiedad industrial de CROCS en tanto el producto en cuestión era fácilmente confundible. En consecuencia, ordenó a la empresa nacional retirar el producto de sus establecimientos y de los de los distribuidores, destruir los moldes de fabricación y pagar, a título de perjuicios, la suma de 90 salarios mínimos mensuales legales vigentes.  

Pese a que EVACOL cumplió efectivamente las órdenes impartidas por la Superintendencia, destruyendo más de cincuenta mil ejemplares y dejando de fabricar y comercializar esa referencia de zapatos durante aproximadamente seis años, no se quedó ahí y apeló la decisión que acaba de ser resuelta por el Tribunal Superior de Bogotá, que adoptó la interpretación realizada por el Tribunal de Justicia Andino sobre el caso particular y, básicamente concluyó lo siguiente:

EVACOL podrá seguir produciendo sus zuecos

Primero que todo, advirtió que las reglas cambian para determinar si existe infracción a una marca si se trata de una no tradicional como el caso de las tridimensionales, pues en estas existe un mayor potencial de generar, de algún modo, restricción de la competencia (porque no es lo mismo tener exclusividad sobre una palabra, que sobre una forma).

En ese sentido, indicó que para los casos en los que el producto haya sido comercializado por años, con anterioridad al otorgamiento del registro, deberán considerarse dos puntos elementales:

• Que haya habido una coexistencia pacífica entre los signos.
• Que en esa coexistencia haya elementos que permitan una convicción de que el público consumidor no incurrió ni incurrirá en confusión.

De este modo, el Tribunal determinó que el modelo de zapatos discutido, había sido comercializado por CROCS desde 2010 y por EVACOL desde el 2012. Es decir, que hubo una coexistencia pacífica de estos dos agentes del mercado al menos hasta el año 2016, que fue cuando CROCS obtuvo su registro de marca y le solicitó a EVACOL la cesación de esa actividad comercial, lo que indica un aproximado de cuatro años de coexistencia pacífica, en el mismo mercado nacional.

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Por otra parte, de acuerdo con la valoración probatoria el Tribunal encontró que durante esos cuatro años de coexistencia los consumidores en realidad no incurrieron en confusión, pues los zapatos contenían elementos adicionales que permitían su diferenciación y que consistían justamente en sus marcas tradicionales, esto es: las denominaciones “EVACOL” y “CROCS” y sus isotipos (representación gráfica), que corresponden a un tucán y un cocodrilo, respectivamente. 

De modo que, a pesar de la gran similitud en el modelo de zapatos, el consumidor promedio podía distinguir entre los productos gracias a varios factores, incluido su precio. 

Por ejemplo, mientras que los zuecos CROCS tienen un valor cercano a los trescientos mil pesos, los EVACOL se comercializan por aproximadamente setenta mil pesos. Estos aspectos, sumado a la presencia de las marcas tradicionales, mitigaban el riesgo de confusión. 

En conclusión, el Tribunal no desconoció el derecho de exclusividad que la SIC concedió en su momento a la multinacional estadounidense con el registro de su marca tridimensional, pero sí lo limitó, al indicar que el uso de modelos similares por parte de terceros es posible, siempre que haya habido coexistencia pacífica anterior al registro y que durante la misma no se haya presentado confusión en los consumidores.

Una decisión que sin duda favorece a los consumidores colombianos, quienes podremos seguir eligiendo entre CROCS y EVACOL, y a la industria nacional quien sale victoriosa de esta batalla legal, pues según declaraciones de Antonio Wang, Gerente de EVACOL, con este litigio hubo otras 17 empresas nacionales que se vieron perjudicadas. 

Finalmente, este caso nos recuerda la importancia de una adecuada estrategia de protección de la propiedad intelectual y evidencia que la elección de la vía de protección de las invenciones no es un tema menor.

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